Залог исключительных прав на товарный знак

Договор залога

Залог исключительных прав на товарный знак

Статьями 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем залога.

При залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334 – 358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05. 1992 № 2872-1 «О залоге» (в части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Такие особенности установлены статьей 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а также пунктом 5 статьи 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Предмет договора о залоге исключительного права

В качестве предмета залогане могут выступать личные неимущественные права, а имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров.

Предмет договора о залоге исключительного права (статьи 336, 339 ГК РФ) определяется применительно к пункту 6 статьи 1235 Кодекса путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (применительно к пункту 1 статьи 1234 ГК РФ) или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (применительно к пункту 1 статьи 1235 ГК РФ). В последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, приведенные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и статье 1236 Кодекса.
Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в порядке, установленном статьей 349 ГК РФ.

Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно по правилам пункта 2 статьи 349 ГК РФ как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя.

Условия договора о залоге исключительного права

В договоре залога исключительных прав наряду с традиционными существенными условиями (п. 1 ст. 339 ГК РФ) должны быть указаны и другие условия, приобретающие характер существенных для данного залога:

  • характеристика исключительного права либо права использования по лицензии результата интеллектуальной или приравненной к ней деятельности (в отношении произведения – обнародовано оно или нет) и основание его приобретения, срок действия права, а также обязанность залогодателя поддерживать существование исключительных прав в пределах этого срока (например, уплачивать патентные пошлины), принимать меры для защиты заложенного права. Срок действия права установлен законом либо в пределах этого срока – лицензионным договором;
  • при залоге прав использования, приобретенных по лицензионному договору, в договоре залога должен быть указан лицензиар, согласие которого необходимо для залога, а также другие характеристики права: территория его действия, способы использования, характер передаваемых прав, виды товаров, работ и услуг (если предметом залога являются исключительные права на товарный знак), указание в лицензионном договоре на возможность предоставления сублицензии;
  • в случае, если в залог передаются права, приобретенные по договору, необходимо указать те обязанности, которые еще не исполнены залогодателем по данному договору (например, обязанность выплаты авторского вознаграждения).

Источник: https://hq-result.ru/dogovor-zaloga/

Договор на товарный знак

Залог исключительных прав на товарный знак

Договор на товарный знак опосредует передачу права на товарный знак от одних лиц к другим.

Потребность в этом возникает во многих случаях: получение прибыли от продажи товарного знака, расширение территории деятельности, привлечение инвесторов, передача активов другому юридическому лицу, оптимизация налогов с использованием зарубежных компаний.

Кроме того, передача прав на товарный знак по лицензии или франчайзингу позволяют получать прибыль от использования известного бренда другими лицами, при этом от правообладателя не требуется каких-либо дополнительных инвестиций. Договоры на товарный знак многообразны, поэтому далее поговорим подробно о каждом из их видов.

В статье “Договор на товарный знак” Библиотеки интеллектуальной собственности SumIP рассматриваются следующие вопросы:

1. Договор на товарный знак: общие положения

Во-первых, разберемся, какие существуют виды договоров на товарные знаки.

Ведь выбор правильного вида договора позволяет достичь экономические цели передачи прав, определяет перечень существенных условий, форму и юридические последствия заключения договора.

На схеме представлены 4 основных вида распоряжения исключительным правом на товарный знак и указаны основные экономические цели, которые с помощью них достигаются. Более подробно о каждом из договоров написано чуть ниже.

Схема №1. Виды договоров на товарные знаки

Во-вторых, следует определиться, кто вправе заключать договор на товарный знак. Распоряжение исключительным правом порождает юридические последствия только тогда, когда оно совершено управомоченным лицом. В зависимости от договора перечень управомоченных лиц может быть различным:

  • договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть заключен только правообладателем, имя которого указано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Проверить правообладателя по номеру свидетельства на товарный знак можно на сайте Федерального института промышленной собственности;
  • лицензионный договор на товарный знак может быть заключен правообладателем или лицензиатом, которому по договору с правообладателем предоставлено право передавать права по сублицензии. Следует учитывать, что сублицензионный договор на товарный знак отличается от договора, заключенного представителем правообладателя по доверенности: последний действует от имени правообладателя, когда как лицензиат в отношениях с сублицензиатом действует от своего имени;
  • договор франчайзинга заключается правообладателем или пользователем, которому по первоначальному договору предоставлено право передавать товарный знак по субконцессии. Правила близки к лицензии на товарный знак.
  • договор залога товарного знака может быть заключен правообладателем. В этом смысле договор залога близок к отчуждению товарного знака, что объясняется потенциальной возможностью передачи исключительного права в полном объеме другому лицу при реализации предмета залога.

На стороне приобретателя права на товарный знак (нового правообладателя, лицензиата или пользователя) может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Это вытекает из правовой природы товарного знака как средства индивидуализации в предпринимательской деятельности.

Залогодержателем исключительного права потенциально может быть не только предприниматель, но и просто физическое лицо.

2. Регистрация договора на товарный знак.

Договоры на товарные знаки до 1 октября 2014 года подлежали обязательной государственной регистрации вне зависимости от их вида. Незарегистрированный договор на товарный знак не имел юридической силы. С 1 октября 2014 года в связи с изменениями в часть 4 Гражданского кодекса правило о государственной регистрации договоров на интеллектуальную собственность было отменено.

Однако обращаться в Роспатент все-таки нужно. С 1 октября 2014 года регистрируется передача прав на товарный знак в какой-либо форме (отчуждение, лицензия, коммерческая концессия, залог). Информация о передаче исключительного права после регистрации вносится в государственный реестр.

Таким образом, незарегистрированный договор на товарный знак с 1 октября 2014 года имеет юридическую силу, но порождает лишь обязательство передать право и связывают только его стороны.

В отношениях с третьими лицами ни правообладатель, ни его контрагент на наличие такого договора ссылаться не могут.

3. Договор об отчуждении товарного знака

Договор об отчуждении товарного знака – это договор, по которому правообладатель обязуется передать приобретателю исключительное право на товарный знак в полном объеме, а приобретатель уплатить за это правообладателю вознаграждение. Договор об отчуждении товарного знака является консенсуальным, двусторонним, взаимным и возмездным. Возмездность договора обусловлена запретом на безвозмездную передачу прав между предпринимателями (п.3.1 ст.1234 ГК РФ).

Существенные условия договора об отчуждении товарного знака:

a. Предмет договора, который должен включать указание на реквизиты свидетельства о государственной регистрации товарного знака и условие о том, что исключительное право передается в полном объеме.

b. Цена договора (вознаграждение правообладателя). В договоре об отчуждении товарного знака цена, как правило, представляет единовременный платеж или несколько платежей в рассрочку. Так как каждый товарный знак уникален, все договоры на товарные знаки в качестве существенного условия включают цену.

c. Перечень товаров и услуг. Вопрос о существенности этого условия является спорным, поэтому во избежание сомнений рекомендуем согласовывать перечень и товаров в соответствии с МКТУ в договоре. Право на товарный знак может быть передано лишь в отношении части товаров и услуг, но такого рода договоры следует составлять с учетом практики Роспатента по регистрации.

Схема №2. Существенные условия договора об отчуждении товарного знака

Форма договора об отчуждении товарного знака – письменная. Несоблюдение письменной формы влечет его ничтожность.

К слову, любой договор на товарный знак заключается в письменной форме под страхом недействительности.

Регистрация договора об отчуждении товарного знака в настоящее время не требуется, но необходимо зарегистрировать переход товарного знака к новому правообладателю, т.е. акт распоряжения исключительным правом.

4. Лицензионный договор на товарный знак.

Лицензионным договорам на товарные знаки посвящена отдельная тема в Библиотеке интеллектуальной собственности Sum IP. Перейти к ней можно по ссылке: “Лицензия на товарный знак”.

5. Договор коммерческой концессии.

Договорам франчайзинга (коммерческой концессии) посвящена отдельная тема в Библиотеке интеллектуальной собственности Sum IP. Перейти к ней можно по ссылке: “Договор франчайзинга”.

6. Залог товарного знака.

Договор на товарный знак может быть заключен в виде залога товарного знака. Более корректно называть его договор залога исключительного права, но сугубо в рамках данной темы разница не принципиальна. Изначально в истории предметом залога могли быть только вещи, причем в ранних формах залога вещь обязательно передавалась залогодержателю.

С развитием экономики выяснилось, что залог имущественных прав, в т.ч. исключительного права, тоже возможен, поскольку имущественные права имеют стоимость, часто превышающую даже стоимость недвижимости. Например, доходы ООО “Мэйл.ру” от реализации компьютерных игр составляют в год более 6 млрд.руб.

Разумеется, исключительные права на эти игры имеют значительную стоимость.

Договор залога товарного знака – это договор, по которому залогодержатель в случае неисполнения перед ним обязательства должником имеет право получить удовлетворение из стоимости исключительного права на товарный знак, который принадлежит залогодателю (правообладателю), преимущественно перед другими кредиторами. Правообладателем может быть как должник по обеспечиваемому обязательству, так и третье лицо. Договор залога можно заключить только в том случае, когда допускается отчуждение товарного знака. Поэтому, например, нельзя заложить коллективный знак.

Существенные условия договор залога товарного знака следующие:

  • предмет залога (реквизиты свидетельства о регистрации товарного знака);
  • описание обеспечиваемого обязательства (обязательства между должником и залогодержателем);
  • стоимость товарного знака.

Как и другие договоры на товарные знаки, договор залога товарного знака после 1 октября 2014 года регистрировать не нужно. Однако в соответствии с п.2 ст.

1232 ГК РФ регистрируется залог как обременение исключительного права на товарный знак.

Если залог товарного знака не зарегистрирован, залогодержатель не вправе получить преимущественное перед другими кредиторами удовлетворение своих требований. Кроме того, после реализации залога регистрируется отчуждение товарного знака.

Как мы видим, договор на товарный знак – понятие собирательное и охватывает многообразные юридические конструкции. же идея состоит в том, что товарный знак – это не просто защита бренда. Товарный знак – это актив, который может и должен приносить прибыль.

Ключевые слова: договор на товарный знак, договор об отчуждении товарного знака, залог товарного знака, интеллектуальная собственность, лицензионный договор, договор франчайзинга, регистрация договора на товарный знак.

Источник: https://sumip.ru/biblioteka/tovarnye-znaki/dogovor-na-tovarnyj-znak/

Передача прав на товарный знак: Договор отчуждения исключительного права на товарный знак и предоставление лицензии на использование товарного знака

Залог исключительных прав на товарный знак

Право на товарный знак может быть передано правообладателем другому лицу по договору отчуждения исключительного права на товарный знак. Владелец также может предоставить права на использование товарного знака по лицензионному договору. Как можно уступить или передать права на товарный знак.

Отчуждение права на товарный знак

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности и как объект собственности в соответствии со статьей 1488 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ он может быть уступлен правообладателем другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору уступки).

Товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении части этих товаров или услуг.

При уступке товарного знака первоначальный его владелец утрачивает свои права на товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он уступлен.

Таким образом, договор об отчуждении товарного знака – это договор, по которому правообладатель передает приобретателю исключительное право на товарный знак за оговоренное в договоре вознаграждение.

Иными словами договор об отчуждении права на товарный знак является фактически договором купли-продажи товарного знака.

В каких случаях может возникнуть необходимость в договоре об отчуждении права на товарный знак

I. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может потребоваться для сохранения прав на товарные знаки в случае ликвидации предприятия – правообладателя, т.к. согласно п.

4 статьи 1514 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, правовая охрана товарного знака досрочно прекращается в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателей.

II. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может также потребоваться если правообладатель не использует его или использует только в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован.

Согласно статьи 1486 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, регистрация товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех товаров или части товаров, если правообладатель не использует его непрерывно в течение трех лет с даты его регистрации.

Поэтому, если правообладатель не планирует использовать товарный знак, то выгоднее его передать (продать) другому лицу за вознаграждение, чем просто потерять.

Существенные условия договора об отчуждении товарного знака

1. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

  • – указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
  • – размер вознаграждения, т.к. согласно п. 3.1 статьи 1234 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями;
  • – перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;

3. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

    Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, в случаях:
  • – когда товарный знак содержит обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте.
  • – часть товаров, является однородной с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
  • – товарный знак, воспроизводит промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
  • – товарный знак, воспроизводит фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Как зарегистрировать отчуждение права

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору подлежит государственной регистрации.

    Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в ФИПС следующие документы:
  • заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак;
  • в случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
  • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
  • сам договор;
  • документ об уплате пошлины;
  • доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации перехода права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации отчуждения права

Срок регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к.

если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

Лицензионный договор. Предоставление лицензии на использование товарного знака

В соответствии со статьей 1489 Четвертой части Граждансеого Кодекса РФ правообладатель товарного знака (лицензиар) может предоставить другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (лицензиату) право его использования по лицензионному договору.

При заключении лицензионного договора владелец товарного знака сохраняет право собственности на товарный знак и всего лишь дает согласие на его использование одной или несколькими компаниями за уплачиваемое лицензионное вознаграждение.

Лицензионный договор может служить прямым источником доходов в виде лицензионного вознаграждения, которое может быть различным: в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода, в виде фиксированной выплаты или их сочетания.

Таким образом, договор о предоставлении права использования товарного знака имеет некоторые сходства с договором аренды.

Лицензиар может выдвинуть ряд ограничений на использование товарного знака. Это может касаться как времени, на которое предоставляется лицензия, так территории и сферы предпринимательской деятельности, в которой будет использоваться товарный знак и т.д.

Владелец товарного знака может одновременно выдать несколько лицензий на использование его товарного знака, при этом он может получать доход от предоставления права на использование товарного знака.

виды лицензий

1. Исключительная лицензия подразумевает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами на той же территории в отношении однородных товаров и услуг, и сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии, если в договоре не предусмотрено такое право.

2. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать неограниченное число аналогичных лицензионных договоров с другими лицами на одной территории в отношении однородных товаров и услуг.

Существенные условия лицензионного договора

1. Договор заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

  • – указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
  • – перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования;
  • – указание на вид лицензии:
  • – перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;
  • – размер вознаграждения лицензиара и порядок расчетов;
  • – требования к качеству производимых или реализуемых товаров и услуг, устанавливаемые лицензиаром;
  • – срок действия договора (Cрок действия договора не может превышать срока действия товарного знака. Если в договоре срок действия не указан, то он будет считаться заключенным на 5 лет).
  • – территорию, на которой предоставлено право использования (Территория, на которой предоставляется право использования не может быть шире той территории, на которой зарегистрирован товарный знак. Право использования товарного знака может быть предоставлено как на всей территории страны, так и ограничено конкретным регионом, населенным пунктом, определенной улицей или даже конкретным адресом).

Как зарегистрировать предоставление права

Предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации.

    Для регистрации предоставления права использования товарного знака требуется представить в ФИПС следующие документы:
  • Заявление о регистрации предоставление права использования товарного знака;
  • В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
  • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
  • сам договор;
  • документ об уплате пошлины;
  • доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации предоставления права использования товарного знака необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации предоставления права

Срок регистрации предоставления права по лицензионному договору согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к.

если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

Составление договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (договора об уступке) и лицензионного договора

Услуги по составлению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (договора уступки) и лицензионного договора

  • составление договора об отчуждении права или лицензионного договора в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством;
  • оформление заявления о регистрации перехода права по договору или предоставления права по лицензионному договору;
  • отправка договора и заявления в Патентное ведомство.

Источник: https://www.tm-patent.ru/transfer_rights.html

Способы передачи прав на товарный знак в 2018 году

Залог исключительных прав на товарный знак

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ИП или ООО). Переход прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

В России передать права на товарный знак можно путем заключения следующих договоров:

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

По этому договору владелец товарного знака утрачивает все исключительные права (полностью или в части) сразу после его подписания и регистрации в Роспатенте (ст.1488 ГК РФ). Передать товарный знак можно как на все товары (услуги), которые под ним зарегистрированы, так и на некоторые из них.

Особенности договора уступки (отчуждения) товарного знака:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • уступить права на товарный знак можно только в пользу юридических лиц и ИП;
  • в условиях договора необходимо четко прописать, в отношении каких товаров (услуг) передается товарный знак (т.е. одним знаком могут пользоваться несколько субъектов, но по разным товарам или услугам);
  • в договоре обязательно указываются – номер, серия, дата выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, стоимость уступки и порядок оплаты;
  • исключительные права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и безвозвратно.

Для государственной регистрации договора уступки (отчуждения) в Роспатент необходимо предоставить полный комплект документов и подождать 2-3 месяца с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

  • заявление о регистрации договора уступки (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

После завершения процедуры регистрации заявители получают по одному экземпляру договора и уведомления о регистрации, а также приложение к свидетельству на товарный знак.

В том случае, если уступка прав происходит в отношении части товаров (услуг), оформляется новое свидетельство, в соответствии с зарегистрированным договором отчуждения.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака скачать образец.

Лицензионный договор

Заключая лицензионный договор, владелец товарного знака передает его третьим лицам на определенный срок и в соответствии с условиями, которые устанавливаются им самостоятельно (ст.1428 ГК РФ).

Особенности лицензионного договора на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
  • лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
  • период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
  • право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
  • в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.

Государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте, осуществляется на основании предоставленного пакета документов, в течение 2-3 месяцев с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

  • заявление о регистрации лицензионного договора (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

В аналогичном порядке проходит регистрация соглашений к лицензионному договору (об изменении условий или расторжении).

Лицензионный договор на товарный знак скачать образец.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Особенности договора франчайзинга

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • вознаграждение по договору устанавливается в форме паушального взноса (единоразового платежа при заключении договора) или роялти (ежемесячных отчислений от выручки франчайзи);
  • в качестве сторон договора могут быть только юридические лица и ИП;
  • в условиях необходимо максимально подробно описать порядок сотрудничества, территорию действия, обязанности сторон, основания для изменения (прекращения) договора;
  • договор франчайзинга может быть бессрочным (период действия будет зависеть от срока действия товарного знака);
  • если в период действия договора какие-либо из переданных прав прекращают свое действие, остальные остаются в силе.

Договор франчайзинга регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

  • заявление о регистрации договора франчайзинга (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор франчайзинга скачать образец.

Договор залога на товарный знак

Владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

При этом, несмотря на заключение договора залога, правообладатель продолжает пользоваться товарным знаком и распоряжаться им по своему усмотрению, если в договоре залога не установлены соответствующие ограничения.

Особенности договора залога на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • право на использование товарного знака переходит к залогодержателю при наступлении обстоятельств, которые необходимо четко обозначить в договоре залога;
  • в условиях договора важно прописать предмет, стоимостную оценку товарного знака, сроки исполнения обязательств залогодателем;
  • оформить в залог можно только официально зарегистрированный товарный знак;
  • залогодателем вправе быть лицо на имя которого выдано свидетельство в Роспатенте.
  • Договор залога на товарный знак регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

    • заявление о регистрации договора залога (1 экз.);
    • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
    • документ об оплате госпошлины;
    • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
    • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

    Договор залога на товарный знак скачать образец.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/tovarniy-znak/peredacha-prav/

Распоряжение товарным знаком

Залог исключительных прав на товарный знак

Наша Компания предоставляет полный комплекс услуг в области регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак, включая составление лицензионных договоров, договоров об отчуждении (уступке) исключительного права на торговую марку, договоров коммерческой концессии (франчайзинга); регистрации перехода исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) без договора; регистрации изменений в зарегистрированный договор и пр.

Как распорядиться правом на товарный знак?

Распоряжение исключительным правом на товарный знак – это предоставление по договору права на ее использование третьим лицам, либо отчуждение исключительного права на товарный знак в полном объеме.

Торговая марка (товарный знак) может не только обеспечивать защиту прав и интересов правообладателя, но и выступать объектом экономического оборота, т.е. приносить прибыль в результате распоряжения интеллектуальными правами на нее.

Кроме того, исключительное право может быть предметом залога.

Переход исключительного права на торговую марку и предоставление прав на ее использование может происходить как на основании договора, так и без него (переход исключительного права без договора).

В любом случае переход и предоставление интеллектуальных прав подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации, переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Виды договоров:

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар, правообладатель) предоставляет другому лицу (лицензиату, пользователю) право использования торговой марки в определенных договором пределах. Лицензионные договоры бывают 2-х видов:

  • Простая (неисключительная) лицензия, – когда лицензиар оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам;

  • Исключительная лицензия, – когда лицензиар не оставляет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам.

Стороны могут предусмотреть в лицензионном договоре разрешенные способы использования торговой марки; территорию использования; срок выдачи лицензии; сферы предпринимательской деятельности, в которых допускается использование торговой марки и пр.

Вместе с тем в любом лицензионном договоре лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимого товара качеству товара, производимого лицензиаром.

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Договор об отчуждении исключительного права на торговую марку

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает другому лицу (приобретателю) исключительное право на торговую марку в полном объеме.

Однако, допустимо передать исключительное право лишь в отношении части товаров (работ, услуг), для которых зарегистрирована торговая марка, если оставшиеся товары не являются однородными по отношению к тем, права на которые переданы.

Договор об отчуждении исключительного права не может быть заключен, если передача товарного знака приведет к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

3. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

По договору коммерческой концессии наряду с правами на торговую марку одновременно могут и должны предоставляться права на использование иных объектов интеллектуальной собственности (в частности, коммерческих обозначений, ноу-хау). Наиболее известными в России франшизами являются «Пятерочка», «SUBWAY», «SELA», салоны связи «МТС», «TELE2».

Помимо условий, которые возможно согласовать в лицензионном договоре, договор коммерческой концессии может включать порядок контроля за деятельностью пользователя, оказание консультационные и технические услуги, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Кроме того, стороны могут согласовать обязанность пользователя использовать определенное оформление помещений, цену товаров и услуг и ряд других коммерчески значимых условий.

Договоры коммерческой концессии в определенной степени изъяты из сферы действия антимонопольного законодательства, что позволяет сторонам ограничить территорию деятельности по договору и установить обязанность не заключать аналогичных договоров с конкурентами.

Переход исключительного права на Товарный знак без договора

Переход исключительного права на товарный знак без договора имеет место при реорганизации правообладателя (преобразовании, выделении, разделении, слиянии); при открытии наследства гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; при внесении исключительного права в уставный капитал хозяйственных обществ и в иных случаях; на основании судебного решения и проч.

Следует отметить, что условием перехода исключительного права является его государственная регистрация, до этого момента переход является несостоявшимся, что лишает права использовать торговую марку и осуществлять ее защиту.

Как и где зарегистрировать?

Отчуждение исключительного права на Товарный знак по договору, залог этого права и предоставление права использования Товарным знаком по договору, а равно переход исключительного права на Торговую марку без договора, подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. В данном случае необходимо отметить, что с 2014 года регистрации подлежит не сам договор, а предоставление/отчуждение права на Товарный знак.

Для регистрации перехода исключительного права, предоставления права на использование торговой марки ПО ДОГОВОРУ требуется представить в Роспатент следующие документы:

  • Заявление о регистрации договора по установленной форме; 
  • В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
    • подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
    • удостоверенная нотариусом выписка из договора;
    • сам договор;
  • Документ об уплате патентной пошлины;
  • Доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации перехода исключительного права на торговую марку БЕЗ ДОГОВОРА требуется представить в Роспатент следующие документы:

  • Заявление о регистрации перехода без договора по утвержденной форме
  • Документы, подтверждающие переход исключительного права. Их перечень различен в каждом конкретном случае. Например, при преобразовании юридического лица необходим передаточный акт или выписка из него, желательно также предоставление выписки из Единого государственного реестра юридический лиц.
  • Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.
  • Доверенность, если заявитель действует через представителя.

По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых документов Роспатент принимает решение о регистрации или отказе в регистрации договора или перехода исключительного права без договора.

Сведения о регистрации публикуются в официальном бюллетене, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Сторонам возвращаются экземпляры договора и направляется приложение к свидетельству на торговую марку.

Обратите внимание! В регистрации распоряжения правом на товарный знак может быть отказано, если данные о правообладателе в реестре товарных знаков не соответствуют данным ЕГРЮЛ, например, если юридический адрес у правообладателя изменился, и такие изменения не были внесены в государственный реестр товарных знаков. В таком случае сначала необходимо актуализировать данные и внести изменения в реестр товарных знаков и только потом регистрировать распоряжение (предоставление) права на товарный знак. Впрочем, такие заявления (о внесении изменений и регистрации распоряжения) могут быть поданы одновременно.

Размер патентных пошлин

За совершение всех юридически значимых действий, связанные с Торговыми марками, установлена патентная пошлина, размер и порядок оплаты которой установлен Положением о патентных пошлинах. Мы подготовили выдержки из данного положения, касающиеся предоставления и перехода прав на Товарные знаки:

Регистрация перехода/ предоставления права на Товарный знак по договору или без договора

13500 рублей
+ 11500 за каждый знак свыше одного

Регистрация изменений в договор об отчуждении, лицензионный договор, договор о залоге ТМ

2050 рублей

Регистрация изменений, связанных с расширением предмета договора об отчуждении, лицензионного договора, договора о залоге

2050 рублей
+ 11500 за каждый дополнительный знак

Регистрация договора коммерческой концессии (франчайзинг)

13500 рублей + 850 за каждый патент,

+ 11500 за каждый ТЗ

Регистрация изменений в договор коммерческой концессии (франчайзинг)

2050 рублей + 850 за каждый патент,

+ 11500 за каждый ТЗ, дополняющий предмет договора

Регистрация расторжения договора на Товарный знак

2050 рублей

Документ об уплате патентной пошлины (платежное поручение), должен быть представлен в патентное ведомство (Роспатент) одновременно с заявлением о продлении ТМ.

Срок регистрации в Роспатенте

Срок принятия решения о регистрации распоряжения правом по договору и о переходе исключительного права на торговую марку без договора составляет 2 месяца со дня поступления надлежащим образом оформленных документов.

Если какие-либо документы оформлены неправильно или вовсе не представлены, правообладателю направляется запрос о необходимости представить необходимые документы или исправить допущенные ошибки. Срок ответа на запрос составляет 3 месяца с даты направления запроса.

Стоимость юридических услуг

Наименование (вид) юридических услугСтоимость
1 Составление типового лицензионного договора, договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) 5.000 руб.
2 Составление договора коммерческой концессии, сложных (уникальных) лицензионных договоров, договоров об отчуждении и др.; Юридическая экспертиза существующего договора на возможность регистрации в Роспатенте 6.000 руб./час, но не менее 3.000 руб.
3Регистрация перехода/ предоставления права на Товарный знак по договору или без договора; Регистрация изменений в договор; Регистрация расторжения договора 15.000 руб.

Заказ юридических услуг

Для заказа услуг по регистрации распоряжения правом на Товарный знак (знак обслуживания), а также услуг по внесению изменений в зарегистрированный договор Вы можете:

Отправить сообщение на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов!

Источник: http://TM.spb.ru/uslugi/rasporyazhenie-tm/

Правовое Дело
Добавить комментарий